近年来,越来越多的跨国企业越来越重视中国市场,也加快了申请商标领土延伸保护的步伐,努力构建其知识产权防御体系。然而对于部分跨国企业而言,此项工作的开展亦面临着不确定的法律风险。
德国诺德传动设备有限公司(下称诺德公司)在我国申请其主营商品类别的主打商标——“NORD及图”(见图1)的领土延伸保护时,即不得不面临来自国内他人在先权利的阻击。根据北京市高级人民法院(下称北京高院)日前作出的一份终审判决,该公司在商标注册国际分类第7类和第9类——齿轮以及齿轮发动机、控制用强电流技术工程设备等商品上——在中国申请注册“NORD及图”商标的愿望落空。
申请遇阻
据介绍,诺德公司系一家具有近50年历史的德国知名机械和电子驱动技术厂商,该公司“NORD”(诺德)品牌减速机、电机和变频器等产品在中国设备相关领域具有一定知名度。
诺德公司于1997年7月在德国提出第727211号“NORD及图”商标的注册申请。后于2006年1月5日,诺德公司向我国国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)提出申请该商标在中国的领土延伸保护申请,申请商品类别为第7类和第9类,指定使用商品为齿轮以及齿轮发动机、控制用强电流技术工程设备等。
针对诺德公司的商标注册申请,商标局以两件申请商标与第105399号“BEIFANG北方国营哈尔滨市北方橡胶厂及图”商标、第844544号“北方”商标(见图2)、第3892905号“晋电及图”商标(见图3)、第4847749号“Dorot CONTROL VALVES”商标(见图4)分别构成近似商标为由,于2006年9月驳回了申请商标的注册申请。
诺德公司此后向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)提出复审申请。该公司认为,申请商标与引证商标或在整体外形、呼叫等方面不同,或指定使用的商品不属于类似商品,据此请求核准申请商标的领土延伸保护申请。
针对该复审申请,商评委于2010年5月作出驳回复审决定,对申请商标在第7类齿轮以及齿轮发动机商品上在中国的领土延伸保护申请予以驳回,在第9类传导、调节以及控制用强电流技术工程设备等商品上在中国的领土延伸保护申请予以初步审定。
两审败诉
此后,诺德公司就商评委复审决定提出行政诉讼。该案一审之中,一审法院亦判决维持商评委的决定。
诺德公司随后向北京高院提出上诉。其主要上诉理由为:申请商标中的“NORD”作为法语单词的中文含义为“北方”,但在中国知晓这个词中文含义的人极少,而且在中国“NORD”一直被翻译为“诺德”作为诺德公司的商号和商标使用,消费者已将“NORD”与诺德公司及其商品联系起来,起到了区分商品来源的作用。
据了解,本案的争议焦点为申请商标与引证商标二是否构成类似商品上的近似商标。
北京高院经审理认为,申请商标的显著识别部分“NORD”是当今世界通行的主要语种之一的法语中的常见词,对应中文含义为“北方”,和引证商标二即“北方”商标含义相同,二者构成了近似标识;申请商标指定使用的齿轮以及齿轮发动机商品与引证商标二核定使用的马达及其部件商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面相近,构成类似商品;申请商标与引证商标二分别注册使用在上述类似商品上,容易引起相关消费者的混淆误认,两件商标构成了使用在相同或类似商品上的近似商标;另外,诺德公司提交的在案证据也不足以证明消费者已将“NORD”与诺德公司及其商品联系起来,起到了区分商品来源的作用。据此,北京高院作出了驳回上诉,维持原判的终审判决。
据介绍,领土延伸是国际注册的商标申请人或所有人向“马德里联盟”成员国所提出的有关保护的专门申请,商标国际注册只有进行领土延伸,才可能在指定的“马德里联盟”成员国内得到保护。跨国企业要使其商标权在产品销售的国家获得保护,扩大商标权利的地域性,就需要取得在相应成员国的领土延伸保护。

