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使用自身注册商标亦构成侵权? 注册商标对在先权利的侵权性质不会因合法授权而改变

发布时间:2021年03月19日 发布人:阅读数:282

在国内,商标经国家知识产权局核准注册后,商标所有人即享有注册商标专用权并受到法律保护。然而商标的核准注册不代表使用注册商标的行为完全合法,注册商标对在先权利的侵权性质不会因合法授权而改变。


近日,深圳市龙岗区百合外国语学校在广东君逸律师事务所的专业服务下成功赢得深圳市中级人民法院支持。在被诉方持有注册商标的前提下,法院判令深圳市百外文化发展有限公司、深圳市福田区百外教育培训中心停止使用含“百外”字样的企业名称,以及停止在教学点场所、微信公众号、手机应用软件上使用“百外”标识。该案系权利人以其具有一定影响的简称对抗注册商标权的不正当竞争纠纷的成功案例。


01基本案情


原告深圳市龙岗区百合外国语学校(以下简称“龙岗百合外国语学校”)系百合集团与深圳外国语学校于2002年合作开办的一所全日制寄宿制初级中学,原名为“深圳外国语学校龙岗分校”,2014 年7月18日更名为“深圳市龙岗区百合外国语学校”,并使用至今。通过百度搜索关键词“百外”、“深圳百外文化发展公司”、“百外学校”,搜索结果大部分指向龙岗百合外国语学校,表明 “百外”简称与龙岗百合外国语学校形成了稳定对应关系。


被告深圳市百外文化发展有限公司(以下简称“深圳百外文化发展公司”)最早于2018年1月21日在“教育、培训”服务上注册了“百外”商标,名下持有“百外”、“百外讲坛”、“百外之家”等注册商标共计六枚。深圳百外文化发展公司不仅在其翠竹校区、园岭校区、景田校区等线下教学点招牌上印有“百外升学”字样,还开发了“百外升学”、“百外教师”APP。其在“百外升学”微信公众号及官网均提及深圳市外国语学校和龙岗百合外国语学校的简称“深外”和“百外”,并突出强调“骨干老师来自具有百外优良传统以及先进教育理念和方法的一线名师”、“紧扣百外历年考点,为冲刺百外而独身打造一套独特的百外升学教材体系”云云,使得相关公众误认为其与龙岗百合外国语学校具有特定联系。深圳市福田区百外教育培训中心(以下简称“福田百外培训中心”)作为深圳百外文化发展公司的关联企业,亦参与到其实际经营活动中。


02争议焦点


深圳百外文化发展公司、福田百外培训中心,是否构成不正当竞争行为?


一审法院认为龙岗百合外国语学校从事义务教育性质的初中教育,深圳百外文化发展公司、福田百外培训中心主要从事课外辅导,助力在校学生冲刺中考,双方虽不属于同行业的竞争者,不具有直接的竞争关系,但是《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为不以经营者之间存在直接竞争关系作为构成要件,只要深圳百外文化发展公司、福田百外培训中心的行为违背了该法条规定的原则,扰乱了市场竞争秩序,损害其他经营者和消费者的合法权益,即构成不正当竞争行为。


二审法院认为深圳百外文化发展公司、福田百外培训中心是否构成不正当竞争的关键在于,其作为字号及对外宣传使用的“百外”一词是否与龙岗百合外国语学校形成唯一、稳定的对应关系,并具有一定影响力足以导致他人混淆。


在本案中,一、二审法院均确认龙岗百合外国语学校成立时间及其知名度的形成时间均早于深圳百外文化发展公司的成立时间,且在深圳地区具有一定影响力,其简称“百外”与龙岗百合外国语学校形成了稳定对应关系,已广为政府、媒体和普通公众所知。


虽然深圳百外文化发展公司、福田百外培训中心以其已使用“百外升学”、“百外教师”标识加以区别为抗辩,但其在对外宣传中面对的受众群体主要是深圳地区的具有升学意愿的小学生及其家长,并且将微信公众号、APP、官网取名为“百外升学”、“百外教师”,多次强调师资、教材与龙岗百合外国语学校的关联,足以导致相关公众误认为作为课外辅导机构的深圳百外文化发展公司与龙岗百合外国语学校之间存在特定联系,深圳百外文化发展公司也会因为龙岗百合外国语学校在初中教育方面的优势取得不正当竞争优势,故深圳百外文化发展公司构成不正当竞争行为,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。福田百外培训中心在明知“百外”是龙岗百合外国语学校具有一定影响简称的情况下,为攀附其商誉,将“百外”注册成企业字号,其行为构成不正当竞争,应承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。


03指导意义


本案指示了商标获得核准注册不代表使用注册商标的行为完全合法,其对在先权利的侵权性质不会因合法授权而改变。


本案中的深圳百外文化发展公司在“教育、培训”等服务上获得“百外”商标的核准注册。但是,商标注册的审查实际是包括商标局的审查以及公众和利害关系人的审查两部分构成。前者一般只对商标能否作为商标使用以及在相同或类似类别商品是否存在在先申请注册的相同或近似商标进行审查,对是否侵犯他人在先合法权益以及是否属于恶意抢注等,一般都是公众或利害关系人在商标初审公告后通过异议程序提出。法院在审理商标侵权案件时,商标的核准注册不代表使用注册商标的行为完全合法,其对在先权利的侵权性质不会因合法授权而改变。


案件关联简报


原告龙岗百合外国语学校在起诉被告深圳百外文化发展公司、福田百外培训中心不正当竞争纠纷案件的同时委托了深圳市精英商标事务所针对深圳百外文化发展公司名下“教育、培训”服务上的“百外”、“百外之家”、“百外讲坛”等商标向国家知识产权局提起无效宣告申请。目前上述商标均被裁定予以无效宣告。


办案律师简介


喻新星律师


广东财经大学民商法学硕士研究生,广东君逸律师事务所执业律师。


擅长处理知识产权确权维权纠纷、不正当竞争纠纷等。喻新星律师已执业多年,拥有丰富的办案经验。在诉讼方面,代理了平安集团、高新投集团、广东喜之郎、五丰黎红公司、广发证券、星河地产、京基集团、亚洲眼镜等多家知名企业的知识产权确权维权案件。在非诉方面,担任温氏集团、周大生珠宝、盛宝联合谷物股份、仙迪化妆品、巨烽显示等多家企业的常年或知识产权专项法律顾问。


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